Il marchio inizialmente donato, stride con le royalties pagate subito dopo

La tutela della libertà delle scelte gestionali dell’imprenditore, nel caso in cui tali scelte determinino comportamenti che collidono con la “legge del profitto”, non impedisce la motivata contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’antieconomicità e dell’elusività di una cessione gratuita del marchio e del successivo pagamento della royalties per il suo utilizzo alla società partecipata con sede in Madeira. Lo ha chiarito la Cassazione nell’ordinanza n. 36048 del 7 dicembre 2022.

I fatti
L’Amministrazione finanziaria ha notificato a una Spa, attiva nella produzione di pelli semilavorate destinate all’arredo di autovetture, gli avvisi di accertamento Ires e Irap per gli anni d’imposta 2008, 2009, 2010 e 2011. Gli atti impositivi traevano fondamento nell’analisi dei rapporti commerciali intercorsi con una società avente sede in Madeira.
In particolare, dall’esame della documentazione rinvenuta presso la sede della contribuente, è emerso che la società italiana, costituita nel 2003 e risultato di una partnership tra una società italiana e una società francese, rappresentava la volontà, da parte delle due realtà aziendali, di integrare le rispettive competenze (la prima nel settore della lavorazione del pellame, la seconda nella rete commerciale consolidata).
Le due imprese della joint venture partecipavano in parti uguali la società madeirense e, già dai “patti parasociali” sottoscritti nel 2003, risultava la loro intenzione di affidare la registrazione e la gestione del nuovo marchio a una società da costituire ad hoc in un’adeguata location europea nel 2005, e che entro la stessa data doveva procedersi anche alla richiesta di registrazione, a livello europeo, del nuovo marchio.
In tale contesto sono stati esaminati i rapporti economici sulla base dei quali, nel 2003, la contribuente aveva ceduto alla società madeirense il proprio marchio a titolo gratuito e successivamente, nel 2005, le aveva corrisposto royalties, per l’utilizzo del marchio, nella misura del 2% del fatturato. In sintesi, la società estera risultava essersi avvantaggiata di una cessione gratuita, mentre la partner italiana si era gravata di oneri e costi che, contabilizzati, avrebbero influenzato negativamente il reddito prodotto per gli anni accertati.

Considerando la tempistica degli avvenimenti (il 22 giugno 2005 la società italiana e la partner francese, socie della contribuente in parti uguali, hanno acquistato le quote della società madeirense; il giorno dopo, la società di Madeira ha presentato domanda di registrazione comunitaria del marchio; il giorno successivo, è stato stipulato il contratto di licenza), risultava poco verosimile, inoltre, che la società portoghese potesse aver svolto attività finalizzate a rendere conoscibile il marchio registrato sul mercato.
L’ufficio, pertanto, ha contestato la deducibilità di tali costi indicati nel sottoconto “Royalty licenza uso marchio …” e li ha disconosciuti poiché, a suo parere, si trattava di costi che, non potendo essere ritenuti inerenti all’attività d’impresa, non erano idonei ad assumere rilevanza ai fini della determinazione del reddito imponibile. Tali costi, cioè, derivavano da scelte che esulavano da finalità imprenditoriali ed erano rispondenti “unicamente ad una logica di risparmio fiscale.” Non poteva trovarsi alcuna giustificazione, infatti, al pagamento del prezzo per l’uso di un marchio già interamente posseduto: la società di Madeira risultava, piuttosto, un mero percettore delle royalties pagate dalla contribuente che, dopo aver scontato nel paese a fiscalità privilegiata, Madeira appunto, una tassazione irrisoria se non nulla, rientravano in Italia e in Francia, alle società partners commerciali, attraverso la distribuzione di dividendi (tassati in Italia al cinque per cento ex art. 89 TUIR).

La Spa ha proposto un unico ricorso avverso i quattro avvisi di accertamento, lamentando, tra l’altro, il difetto di motivazione degli atti impugnati e il giudice di primo grado lo ha rigettato. Di diverso avviso, invece, il collegio di secondo grado che, in riforma della sentenza impugnata, ha ritenuto fondate le censure proposte in materia di violazione dei precetti costituzionali posti a tutela della libertà d’impresa.

In particolare, il giudice d’appello ha affermato “la totale illegittimità dell’operato dell’Ufficio” che “ha esercitato i suoi poteri in modo totalmente apodittico, cioè senza preoccuparsi di spiegare, in modo dettagliato ed intellegibile, le eventuali violazioni, non individuate in atti perché inesistenti” e, così operando, “ha violato anche l’autonomia dell’impresa e le sue scelte imprenditoriali… perché l’operazione di cessione… può essere effettuata a discrezione delle parti – cedente e cessionario – a titolo oneroso o a titolo gratuito …”.

L’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione lamentando l’omessa valutazione degli elementi probatori forniti dell’ufficio e la violazione dell’articolo 37-bis, Dpr n. 600/1973.
La Corte ha esaminato congiuntamente tali motivi di impugnazione in quanto tra loro connessi e li ha accolti, affermando che non era “in discussione la liceità della cessione a titolo gratuito del marchio d’impresa, ma la finalità perseguita dalla società, nel caso concreto, mediante tale negozio” (Cassazione, n. 36048/2022).
Osservazioni
La tesi sostenuta dall’Amministrazione finanziaria, già negli avvisi di accertamento, era che la Spa abbia ceduto a titolo gratuito il proprio marchio, realizzando una condotta antieconomica poiché, successivamente alla cessione, stipulando un contratto di licenza con la cessionaria, si era impegnata a pagare a quest’ultima le royalties per l’uso del marchio.

Al riguardo, la Cassazione ha posto in evidenza, riportando in corsivo nel testo della sentenza, le parti dell’articolo 37-bis del Dpr n. 600/1973 di interesse con riferimento alle questioni emerse nel giudizio: “1. Sono inopponibili all’amministrazione finanziaria …i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
2. L’amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all’amministrazione”.

I giudici di piazza Cavour affermano, quindi, che il giudice di appello “propone solo apodittiche affermazioni, richiamando massimi principi però non chiarisce in qual modo siano stati violati dall’Amministrazione finanziaria, e non provvede invece ad esaminare la tesi affermata dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui la cessione a titolo gratuito del marchio è risultata antieconomica ed è stata unicamente finalizzata ad ingenerare costi e ridurre in tal modo le imposte da versare, con finalità elusiva”, conseguendone il beneficio fiscale in termini di risparmio d’imposta.
E concludono che sarà il giudice di secondo grado, in sede di rinvio, a procedere a un nuovo giudizio riesaminando le finalità (antieconomiche ed elusive) dei rapporti commerciali intercorsi tra la società contribuente e la società di Madeira.